IP, IT & Life Sciences

A New Opposition Procedure to International Trade Marks Being Granted Protection in the Republic of Poland

Opposition to registration of international trade marks in Poland must be filed in the Polish Patent Office as soon as possible – ie, promptly after the announcement of designating Poland as the country where registration is to be carried out. The time limit for filing an opposition is relatively short – three months – and there is no possibility of an extension. The new regime imposes an obligation on entrepreneurs to follow announcements in the Patent Office Bulletin closely in order to avoid registering identical or similar trademarks to those used in foreign jurisdictions.

The aim of registering international trade marks in Poland

In Poland, local procedures related to registration of international trade marks are regulated by The Industrial Property Law of 30 June 2000 (“IPL“). The procedure is managed by the Polish Patent Office (“PPO“).

Granting protection in Poland to an international trade mark which is registered in a country, which is part of the Madrid Union, is intended to provide its holder with protection allowing the exclusive use of this trade mark in Poland, within the scope covered by the registration.

The system of international registration of trade marks aims to facilitate procedures for applying for registration in member countries of the Madrid Union, which currently has 96 member states. As a result of the registration of a trade mark in the country of origin, the applicant may be granted protection in all member states with no need to file separate applications in all such countries. The protection granted is the same as that obtained from the country of origin.

As a consequence of the registration proceedings, PPO decides whether to grant or refuse the protection in Poland.

Opposition; current regulations vs. newly introduced regulations

An opposition may hinder registration of an international trade mark.

Until 14 April 2016 anyone may file a substantiated opposition against registration of an international trade mark in Poland within six months from the publishing of the appropriate announcement in the “Patent Office’s Official Gazette”. Thus, filing of the opposition is only possible after the decision is made to grant the international trade mark protection.

Furthermore, PPO is obliged to study the conflict between trade marks being submitted for protection and earlier trade marks which causes a significant delay in granting protection to newly designated trademarks.

On 11 September 2015, the Polish Parliament revised the provision of the IPL concerning opposition proceedings. The amendment enters into force on 15 April 2016, and gives a holder of an earlier trade mark registered in Poland or a holder of the earlier moral or economic right, three months from the date of publishing the announcement of such designation in the “Patent Office’s Official Gazette”, to file an opposition to the designation of an international trade mark in Poland. The time limit cannot be extended or re-established.

Moreover, according to the new regulations, the PPO will no longer be obliged to withstand a trade mark, subject to designation, with all the earlier trademarks. The new regulations oblige the PPO to notify applicants of the existence of identical or similar trademarks, which may constitute the basis for opposition.

The opposition may be based on the following grounds:

(i) use of the trade mark infringes the personal or economic rights of the applicant,

(ii) a trade mark is identical to a trade mark for which protection has been granted to another person for identical goods,

(iii) a trade mark is identical or similar to a trade mark for which protection has been granted to another person for identical or similar goods, and there is the likelihood of misleading the public (the likelihood of misleading includes the likelihood of association with the earlier mark),

(iv) a trade mark is identical or similar to a reputable trade mark for which protection has been granted to another person for any goods, if it could bring the applicant an unfair advantage or be detrimental to the distinctive character or reputation of the earlier mark,

(v) a trade mark is identical or similar to a trade mark, which prior to the date according to which priority to obtain protection is determined, was well-known and used in the Republic of Poland as a trade mark linked to identical or similar goods originating from another person, if there is the likelihood of misleading the public; the likelihood of misleading includes the likelihood of association with the well-known trade mark.

Under the new regulation the PPO will be empowered to ignore oppositions which are not filed on time, which do not name the trade mark application being opposed, or do not mention the earlier right. If the opposition does not meet the formal requirements, the PPO will set a time limit in which the filing party is obliged to address the deficiencies, on penalty of the procedure’s discontinuation.

The PPO will be obliged to notify the trade mark applicant without delay about the filing of an opposition and also to inform the parties to the proceedings about the possibility of settling the case amicably within two months from the opposition delivery date. This time limit may be extended to six months upon the joint request of all parties.

After the two-month (or extended six-month) period expires, the PPO will instruct the trade mark applicant to respond to the opposition within the prescribed period, addressing charges, facts, and evidence.

Furthermore, in the same time period, the trade mark applicant may defend itself by pleading the non-use of the earlier mark during the uninterrupted five-year time period before the date of the trade mark application, unless there are valid reasons for the non-use or the five-year time period has not yet lapsed. If the complaint is valid, the PPO will dismiss the opposition.

After the opposition examination, the PPO will issue a decision dismissing the opposition or recognising it in whole or in part. The parties may request re-examination of the case. The decision will then be examined by the disputes committee; the outcome may be appealed via the administrative court.

As a result of the opposition proceedings, the PPO may refuse to grant the international trade mark protection in the Republic of Poland in the field in which the opposition was deemed legitimate; in the remaining parts the PPO will grant protection to the international trade mark.

According to the new regulations, the opposition should contain the parties’ identification, actual and legal grounds for the opposition, together with reasons and the scope of the opposition and must include the signature of the applicant. The opposition is subject to a fee (currently 1000 PLN, ie, approx. 250 EUR). The opposition and other documentation should be filed with copies which have been provided to the other party.

If no opposition is filed or it is not filed properly, the PPO will decide whether or not to grant protection to the international trade mark in Poland.

The new regulation brings essential changes to the international trade mark registration procedure in Poland, in particular to opposition proceedings. According to the new regulations, the opposition is to be filed within the registration proceedings before the PPO, promptly after the announcement of designating Poland as the country where the international trademark is to be registered. The time limit for filing an opposition is relatively short, ie. three-months, without the possibility of an extension. The regime imposes the obligation on entrepreneurs to follow the announcements in the “Patent Office Bulletin” closely in order to avoid registration of identical of similar trademarks used in foreign jurisdictions.

Nowa procedura sprzeciwu w zakresie przyznania ochrony międzynarodowym znakom towarowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Sprzeciw od decyzji o rejestracji międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien być wniesiony w możliwie jak najkrótszym terminie tj. niezwłocznie po ogłoszeniu o wyznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju, w którym postępowanie w sprawie rejestracji międzynarodowego znaku towarowego ma być prowadzone. Termin na wniesienie sprzeciwu jest krótki, bo jedynie 3-miesięczny, bez możliwości jego wydłużenia. Tego typu rozwiązanie nałoży na przedsiębiorców obowiązek dokładnego śledzenia ogłoszeń w “Biuletynie Urzędu Patentowego” celem uniknięcia rejestracji znaków identycznych lub podobnych, wykorzystywanych w zagranicznych jurysdykcjach.

Cel rejestracji międzynarodowych znaków towarowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W Polsce, procedury związane z rejestracją międzynarodowego znaku towarowego uregulowane są w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP). Postępowanie w sprawie rejestracji międzynarodowego znaku towarowego toczy się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP).

Przyznanie ochrony na międzynarodowy znak towarowy zarejestrowany w innym kraju członkowskim Związku Madryckiego ma na celu uzyskanie przez uprawnionego prawa ochronnego pozwalającego na używanie znaku towarowego w działalności zarobkowej lub zawodowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie objętym rejestracją.

Istotą systemu międzynarodowej rejestracji znaków jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego, który zrzesza obecnie 96 państw. W wyniku jednej rejestracji znaku towarowego w kraju pochodzenia, zgłaszający uzyskuje ochronę we wszystkich krajach członkowskich bez konieczności składania osobnych zgłoszeń w każdym z tych krajów. Przyznana ochrona jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w kraju pochodzenia.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przyznania ochrony na międzynarodowy znak towarowy, UPRP wydaje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania takiej ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzeciw; obecna regulacja vs. planowane zmiany

Środkiem, na podstawie którego można przeciwstawić się przyznaniu takiej ochrony jest sprzeciw.

Do dnia 14 kwietnia 2016 r. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w “Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o przyznaniu tej ochrony. Zatem złożenie sprzeciwu jest możliwe dopiero po wydaniu decyzji o przyznaniu ochrony na międzynarodowy znak towarowy.

Ponadto, UPRP jest zobowiązany dobadania kolizji pomiędzy zgłoszonym znakiem towarowym a wcześniejszymi znakami. Powoduje to znaczne wydłużenie się czasu oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

W dniu 11 września 2015 r. Polski Parlament znowelizował przepisy PWP dotyczące procedury sprzeciwu. Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r. Na jej podstawie, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego będzie mógł wnieść sprzeciw wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego wyłącznie w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o tym wyznaczeniu w “Wiadomościach Urzędu Patentowego” Termin ten nie będzie podlegał przywróceniu ani wydłużeniu.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, UPRP nie będzie dłużej zobowiązany do przeciwstawiania zgłoszonemu znakowi wszystkich wcześniejszych znaków. Nowe przepisy nałożą na UPRP obowiązek sporządzenia dla zgłaszających nowe znaki towarowe zawiadomień o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu.

Sprzeciw może być oparty na następujących podstawach:

(i) używanie znaku towarowego narusza prawa osobiste lub majątkowe wnioskodawcy;

(ii) znak towarowy jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

(iii) znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

(iv) znak towarowy jest identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

(v) znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Zgodnie z nowymi przepisami UPRP będzie mógł, w drodze postanowienia, pozostawić bez rozpoznania sprzeciw spóźniony lub niewskazujący zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, a także wówczas, gdy nie wskazuje wcześniejszego prawa. Jeżeli sprzeciw nie spełni wymogów formalnych, UPRP wyznaczy wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania.

UPRP będzie miał obowiązek niezwłocznie zawiadomić zgłaszającego znak towarowy o wniesieniu sprzeciwu oraz poinformować strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji. Termin ten będzie mógł zostać przedłużony do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron.
Po upływie 2-miesięcznego (lub przedłużonego 6-miesięcznego) terminu, UPRP wezwie zgłaszającego znak towarowy do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na sprzeciw, zgłaszający znak towarowy powinien przedstawić zarzuty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie.

Co więcej, w tym samym terminie wnioskodawca będzie mógł podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty, w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istniały będą ważne powody tego nieużywania lub nie upłynie okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. W przypadku uznania zarzutu za zasadny, UPRP oddali sprzeciw.

Po rozpatrzeniu sprzeciwu, UPRP wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części. Od decyzji UPRP wydanej po rozpatrzeniu sprzeciwu stronom będzie służył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który rozstrzygany będzie przez kolegium orzekające co do spraw spornych, a w dalszej kolejności przez sąd administracyjny.

Na skutek postępowania w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu, UPRP odmówi przyznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w którym sprzeciw został uznany za zasadny, a w pozostałym zakresie wyda decyzję o uznaniu ochrony międzynarodowego znaku towarowego.

Zgodnie z nową regulacją, sprzeciw powinien zawierać oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę (obecnie wynosi ona 1000 zł, tj. ok. 250 €). Sprzeciw oraz inne pisma należy wnosić wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej.

W przypadku braku wniesienia sprzeciwu lub jego nieskutecznego złożenia, UPRP wyda decyzję o przyznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego.

Nowa regulacja wprowadza istotne zmiany w zakresie procedury rejestracji międzynarodowego znaku towarowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza w zakresie postępowania w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzeciw będzie wnoszony jeszcze w toku postępowania przed UPRP, na jego początkowym etapie tj. już po ogłoszeniu o uznaniu ochrony. Termin na wniesienie sprzeciwu jest krótki, bo jedynie 3-miesięczny, bez możliwości jego wydłużenia. Tego typu rozwiązanie nałoży na przedsiębiorców obowiązek dokładnego śledzenia ogłoszeń w “Biuletynie Urzędu Patentowego” celem uniknięcia rejestracji znaków identycznych lub podobnych, wykorzystywanych w zagranicznych jurysdykcjach.