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Austria: What Cookies Teach Us about Design Protection

Imagine a fresh cookie with a crispy surface which is filled with delicious chocolate cream. Break it in half and watch the sweet cream ooze out of the cookie. What an appetising view, much like in the picture on the left perhaps?

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To an IP lawyer this is not a cookie. This is not even half a cookie. To an IP lawyer this might be a "complex product", and may bring to mind an interesting case decided by the Third Chamber of the General Court.1 So, let us tell the story from the beginning: The applicant filed an application for registration of a Community design with the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). The design in respect of which registration was sought, was intended to apply to "cookies", and was represented as shown in the picture above. The design in dispute was registered as a Community design and published. Less than a year later, a competitor applied to OHIM for a declaration that the contested design was invalid. In its application for a declaration of invalidity, the intervener alleged inter alia that the contested design had no individual character. In support of its application for a declaration of invalidity, the intervener submitted photos of rather similar cookies in toto, broken in half, and bitten into, all published before the priority date.

The Cancellation Division of OHIM dismissed the application for a declaration that the contested design was invalid. The Third Board of Appeal of OHIM declared the contested design invalid on the grounds that it lacked individual character. The Board of Appeal held, firstly, that the layer of filling inside the cookie could not be taken into consideration for the assessment of the individual character of the contested design, as it did not remain visible during normal use of the product. Furthermore, the Board of Appeal considered that the outer appearance of the contested design was the same as seen in the photos of the earlier cookie designs.

So the question was this: Is the layer of filling inside the cookie visible when the product is put to normal use (since it will be broken at the time it is consumed, which is a normal use thereof)? That question has a legal background because according to Article 4 (2) Community Design Regulation (CDR)2, a design applied to, or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product, shall only be considered to have individual character (a) if the component part, once it has been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of the latter, and (b) to the extent that those visible features of the component part fulfil in themselves the requirement as to individual character. And what is "normal use"? "Normal use" within the meaning of Article 4 (2)(a) CDR, means use by the end user, excluding maintenance, servicing, or repair work (Article 4 (3) CDR). So couldn't we say that the layer of chocolate filling inside the cookie becomes visible during "normal use" of the cookie, ie if you bite into it? And shouldn't that peculiarity be taken into account when evaluating the individual character of the design in question?

Nice try but this did not work. The General Court found that a cookie is not a "complex product" at all. A "complex product" means a product which is composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly, and re-assembly of the product (Article 3 (c) CDR). A cookie is not a complex product within that meaning because it is not composed of multiple components which can be replaced permitting disassembly, and re-assembly. By the way, have you ever tried to re-assemble a cookie after the first bite? Not an easy task!

Therefore, the special provisions for "complex products" could not be applied to the cookie design in question. The General Court instead applied the general rule of Article 4 (1) CDR: A design shall be protected by a Community design to the extent that it is new and has individual character. "Design" means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture, and/or materials of the product itself, and/or its ornamentation (Article 3 (a) CDR). In this general rule nothing is said about "normal use". Consequently the General Court stated that the layer of chocolate filling inside the cookie was not visible because the product had to be broken open for the inside to become visible, with the result that this characteristic was not to be taken into account for the assessment of the individual character of the contested design.

What remains is the irregular, rough surface on the outside of the cookie, its golden colour, round shape and the presence of chocolate chips. These are characteristics which are common to the conflicting older designs, and decisive for the overall impression produced on an informed user, so that the contested design could not be regarded as having individual character. The General Court confirmed the decision of the Third Board of Appeal of OHIM. And the General Court had no reason to discuss the further question of whether such a design might have individual character with regard to the chocolate layer when applied not to cookies in toto, but to "halved cookies".

Maybe by reading this story you have discovered a taste for more of the same? I do not mean cookies. I mean "complex products" from a legal perspective. If this is so, I can recommend an even more complex case regarding a "heat exchanger insert". This is a part of a complex product, namely a heat exchanger, which was incorporated into an even more complex product, a household boiler!3 But this is another story …

Don't judge a cookie design by its inside!

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GC 09.09.2014, T-494/12.
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Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ EC No L 3 of 5.1.2002, p. 1), amended by Council Regulation No 1891/2006 of 18 December 2006, amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94, to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs (OJ EC No L 386 of 29.12.2006, p. 14).
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See GC 20.01,2015, T-616/13.

Österreich: Was wir von Cookies über den Designschutz lernen können

Schließen Sie bitte die Augen und stellen Sie sich ein Schokolade-Cookie vor: Mit knackiger Oberfläche und herrlicher Schokoladecreme gefüllt. Nun brechen Sie das Cookie in zwei Teile und beobachten, wie die süße Creme langsam aus dem Cookie quillt (siehe die Abbildung auf der linken Seite) — was für ein köstlicher Anblick.

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Für einen IP-Rechtler ist dies freilich kein Cookie, er/sie sieht auf dem Bild noch nicht einmal ein halbes Cookie. Für einen IP-Rechtler handelt es sich dabei allenfalls um ein “komplexes Produkt” und lässt uns an einen interessanten Fall denken, der jüngst von der dritten Kammer des EuG entschieden wurde.1 Aber lassen Sie mich bitte die Geschichte von Anfang an erzählen: Es ging um die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM). Das angemeldete Geschmacksmuster, das für “Kekse” (Cookies) verwendet werden soll, wurde mit der obigen Abbildung wiedergegeben. Tatsächlich wurde dieses Design dann auch als Gemeinschaftsgeschmacksmuster registriert und veröffentlicht. Knapp ein Jahr später beantragte ein Mitbewerber beim HABM die Nichtigerklärung dieses Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Der Nichtigkeitsantrag wurde insbesondere darauf gestützt, dass es dem strittigen Design an der Eigenart fehle. Um dies zu untermauern, wurden Fotos ziemlich ähnlicher ganzer Cookies sowie Fotos von Cookies, die in der Hälfte gebrochen oder angebissen waren, vorgelegt. Alle diese Abbildungen waren bereits vor dem Prioritätstag des strittigen Geschmacksmusters publiziert worden.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag auf Nichtigerklärung zurück. Das Geschmacksmuster blieb also zunächst aufrecht. Die Beschwerdekammer hingegen erklärte das Geschmacksmuster wegen fehlender Eigenart für nichtig. Begründet wurde dies damit, dass die Füllung im Inneren des Cookies nicht in die Beurteilung einbezogen werden könne, weil sie bei der “bestimmungsgemäßen Verwendung” dieses Erzeugnisses nicht zu sehen sei. Im Übrigen meinte die Beschwerdekammer, dass die rein äußerliche Erscheinung dieses Designs sehr ähnlich den vorgelegten Fotos älterer Cookie-Designs sei.

Damit war die Frage klar formuliert: Ist die Füllung im Inneren des Cookies sichtbar, wenn dieses Produkt in normale Verwendung genommen wird (zumal es beim Verzehr üblicherweise nicht als Ganzes verschluckt sondern gebrochen oder angebissen wird, was man wohl als eine “bestimmungsgemäße Verwendung” eines solchen Kekses qualifizieren könnte)? Tatsächlich hat diese Frage auch einen rechtlichen Hintergrund, zumal Art 4 Abs 2 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGMV)2 vorsieht, dass ein Geschmacksmuster, das in einem Erzeugnis, das wiederum Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt wird, nur dann als neu gilt und nur dann Eigenart hat, (a) wenn das Bauelement, das in das komplexe Erzeugnis eingefügt ist, bei dessen bestimmungsgemäßer Verwendung sichtbar bleibt und (b) wenn – und soweit – diese sichtbaren Merkmale des Bauelements selbst die Voraussetzungen der Eigenart erfüllen. Aber was ist nun diese “bestimmungsgemäße Verwendung”? Nun, “bestimmungsgemäße Verwendung” im Sinne des Art 4 Abs 2 lit a GGMV bedeutet “Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten”. Damit dürfte eigentlich alles klar sein: Könnte man nicht sagen, dass die Schokoladefüllung im Inneren des Cookies während der “bestimmungsgemäßen Verwendung” des Cookies sichtbar wird, nämlich immer dann, wenn man in das Keks herzhaft hineinbeißt? Und sollte diese Design-Besonderheit des Cookies (herausquellende Schokoladefüllung) nicht bei der Beurteilung der Eigenart des fraglichen Designs einbezogen werden?

Das ist sicherlich ein kluges Argument, gegriffen hat es freilich nicht. Das Gericht kam sehr rasch zu der Erkenntnis, dass dieses Cookie gar kein “komplexes Erzeugnis” ist. Ein “komplexes Erzeugnis” ist nämlich nur ein solches Erzeugnis, das “aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, sodass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann”, besteht (Art 3 lit c GGMV). Ein köstliches Cookie ist nach dem hier zu beurteilenden Design freilich kein solches “komplexes Erzeugnis” in der Bedeutung dieser Definition, weil es eben nicht aus “Bauelementen” besteht, mit denen man es zerlegen und wieder zusammenbauen kann. Haben Sie schon einmal versucht ein Cookie auseinanderzunehmen und nach dem ersten Biss wieder zusammenzusetzen? Keine leichte Übung!

Damit war die rechtliche Beurteilung klar: Die spezielle Regelung für “komplexe Erzeugnisse” konnte auf das hier zum Designschutz angemeldete Cookie-Design nicht angewendet werden. Das Gericht wendete stattdessen die ganz allgemeine Definition des Art 4 Abs 1 GGMV an: “Ein Geschmacksmuster wird durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt, soweit es neu ist und Eigenart hat”. Dabei versteht man unter einem “Geschmacksmuster” eben nur “die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt” (Art 3 lit a GGMV). In dieser allgemeinen Definition findet sich kein Wort über eine “bestimmungsgemäße Verwendung”. Konsequent hat daher das Gericht gefolgert, dass die Schokoladefüllung im Inneren des Cookies nicht sichtbar ist, weil das Produkt zuerst zerbrochen werden müsste, um das Innere sichtbar zu machen. Daher kann dieses Charakteristikum des Designs bei der Beurteilung der Eigenart des Designs nicht berücksichtigt werden.

Was bleibt also noch übrig bei diesem Design: Nur die unregelmäßige und unebene Oberfläche der Außenseite des Kekses, seine gelbliche Farbe, seine runde Form und die Schokoladestückchen auf der Oberfläche. Dies sind freilich übliche Erscheinungsformen eines Cookies und können beim informierten Benutzer keinen solchen Gesamteindruck hinterlassen, dass man dem Design Eigenart zubilligen könnte. Dementsprechend wurde die Entscheidung der Beschwerdekammer bestätigt. Im Übrigen hatte das Gericht aber keinen Anlass darüber weiter zu diskutieren, ob ein solches Design vielleicht dann doch Eigenart haben könnte, wenn es im Hinblick auf die Schokoladefüllung nicht als ganzer Keks sondern bloß als “halbes Cookie” angemeldet worden wäre.

Vielleicht haben Sie bei Lektüre dieses Beitrags Lust auf mehr bekommen? Damit meine ich natürlich nicht Cookies. Ich meine “komplexe Erzeugnisse” aus rechtlicher Perspektive. Falls dem so ist, kann ich Ihnen noch komplexere Fälle ans Herz legen. Dort ging es um Einsätze für Wärmeaustauscher. Das wiederum sind komplexe Produkte, die ihrerseits in ein noch komplexeres Produkt, nämlich einen Haushaltsboiler, einzubauen sind!3 Aber das ist eine andere Geschichte…

Beurteilen Sie ein Cookie-Design nie nach seinem Inneren!

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EuG 09. 09. 2014, T-494/12.
<ahref=“#anker1”>2
VERORDNUNG (EG) 6/2002 DES RATES v 12. 12. 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. EG Nr. L 3 v 5.1.2002, S 1), geändert durch Verordnung (EG) 18912006 des Rates vom 18. 12. 2006 (ABl. EG Nr. L 386 v 29. 12. 2006, S 14).
<ahref=“#anker1”>3
Sh EuG 20. 01. 2015, T-616/13.

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