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EU Trademark Law Reform – What Will Change?

The EU trademark law system has undergone reform, and the revisions of the EU Trademark Directive and the Community Trademark Regulation will modernise and clarify the regime.

Time for reform

Harmonisation of EU trademark law has been a success story. In late 1988 Directive 89/104/EEC (“Directive”) was enacted to harmonise substantive trademark law provisions throughout the European Community — which had 12 members at that time. With a mere 15 substantive articles to date, harmonisation was to a large extent effective. Later, in 1996, based on the basic principles of the Directive, a trademark with a unitary effect was established in the EU, the Community Trade Mark (“CTM”), with great success.

Two decades on, a reform of EU trademark law has been initiated in order to reflect technical developments and the clarifications made by the Court of Justice of the European Union (“CJEU”), and to harmonise further aspects of substantive law as well as basic procedural principles. This ties in with the modernisation of the CTM system. A review of the significant changes that will become effective in 2016 demonstrates their value.

New terminology

The term “Community Trade Mark” only held meaning to some people, and since there was no longer a “community”, the new name “European Union trade mark” (“EU trademark”) will now communicate the nature and territorial scope of the registration. Similarly, the “Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs)” will receive a more meaningful name: the “European Union Intellectual Property Office” (“EU IPO”).

Registrability — the end of the graphical representation requirement

Traditionally, registration of trademarks required a graphic representation. In the future this will be aided by technology since trademarks can — starting in 2016 — be represented in any appropriate form using generally available technology (as long as the representation satisfies the CJEY’s criteria that it be clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective). The most obvious effect of this change is that sound marks can be filed by submitting sound files instead of submitting transcriptions.

Adjustments to bars to registration

In its first proposal, the European Commission intended to have the traditional limits on trademark protection apply across languages. In other words: for instance, the German word “Matratzen” (meaning “mattresses”) could never have been registered for the goods mattresses, even where German is not spoken by a significant part of the relevant public. This proposal received wide rejection — potentially unjustly, because at least for descriptive and generic indications it had its merits — and it was not incorporated in the latest text.

The burden for the trademark owner of proving acquired distinctiveness for a descriptive, generic or otherwise not distinctive sign, has been relieved to some extent. A trademark may, going forward, also be defended, if acquired distinctiveness can be shown at the date when the trademark is challenged in a cancellation action. This will relieve the trademark owner from having to furnish proof of distinctiveness at the application date, which for older marks was sometimes a practical burden.

Under the existing regime, only monopolisation of characteristics of goods by way of registration of shape is excluded from trademark protection; under the new regime this will apply also to other characteristics of the said goods as well.

Scope of protection

In its case law the CJEU recently held that goods in transit do not infringe upon trademark rights as long as they are merely transiting. A heated discussion arose as to whether this is an adequate standard for effective action against product piracy. A compromise was finally reached that goods in transit, coming from third countries and bearing identical (or not distinguishable) marks shall infringe trademark rights. However, a customs seizure of such goods would have to be relieved, if it is proven that marketing of the goods in the country of final destination would or could not be opposed by the trademark owner.

A significant obstacle to the enforcement of trademark rights against piracy has been that labels sent independently from goods, which — once those labels were applied — would be considered counterfeit could not be seized by customs or enforced as trademark infringements. In the future the mere shipping of labels or packaging to be applied later on to counterfeit goods will be seen as actionable trademark infringement.

Lack of genuine use — intervening rights

Under the new system, owners of earlier marks will only be able to act against colliding younger marks, if genuine use as required for the earlier marks can be shown as of the filing or priority date of the younger mark. Otherwise the owner of the younger mark will gain an intervening right. This means that trademark owners are well advised to keep evidence of use for any time over the life of the trademark.

Procedural issues

Member states are required to have procedures in place for the recording of transfers, rights in rem, levies of execution, and licences in their trademark registers. This applies not only to trademarks already registered, but also to pending applications.

Opposition proceedings must also be made available in all member states and based on all relative grounds provided for in the Directive. “Efficient and expeditious” administrative cancellation procedures must be available at trademark offices (and not only at courts).

Member states will have 36 months from entry into force of the Directive to amend their laws to comply with it.

EU trademark law will be modernised with effect from early 2016. Several new substantive and procedural provisions will become mandatory throughout EU member states harmonising a wider scope of trademark law.

EU Markenrechtsreform – Was wird sich ändern?

Das EU-Markenrechtssystem wurde einer Reform unterzogen – die Überarbeitungen der EU-Markenrichtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung bringen Modernisierungen und Klarstellungen mit sich.

Zeit für Reform

Die Harmonisierung des EU-Markenrechts ist eine Erfolgsgeschichte. Ende 1988 wurde die Richtlinie 89/104/EEC erlassen, um materielle Bestimmungen des Markenrechts innerhalb der zum damaligen Zeitpunkt aus 12 Mitgliedern bestehenden Europäischen Gemeinschaft zu harmonisieren. Aufbauend auf den 15 Artikeln des materiellen Rechts ist bis heute die Harmonisierung in einem großen Umfang erfolgt. Später, im Jahr 1996 wurde basierend auf den Grundprinzipien der Richtlinie eine Marke mit einheitlicher Wirkung in der gesamten EU eingeführt, die “Gemeinschaftsmarke”, welche ein großer Erfolg wurde.

Mittlerweile sind zwei Jahrzehnte vergangen. Eine Reform des EU-Markenrechts wurde initiiert, um die technischen Entwicklungen und Klarstellungen durch den EuGH zu reflektieren und weitere Aspekte des materiellen Rechts sowie grundlegende Verfahrensprinzipien zu harmonisieren. Dies geht mit einer entsprechenden Modernisierung des Gemeinschaftsmarkensystems einher.

Neue Terminologie

Der Name “Gemeinschaftsmarke” trug nur für diejenigen, die entsprechende Fachkenntnisse hatten, eine Bedeutung, umso mehr seitdem es den Namen “Europäische Gemeinschaft” nicht mehr gibt; der Name “Unionsmarke” (“EU Marke”) wird nun sofort die Art und den räumlichen Geltungsbereich der Markenregistrierung kommunizieren. Auch wird das “Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)” einen neuen, aussagekräftigeren Namen bekommen: “Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum” (“EU Intellectual Property Office”).

Eintragungsfähigkeit – das Ende der Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit

Traditionell ist für die Eintragung einer Marke deren grafische Darstellbarkeit erforderlich. Dieses Erfordernis wird verbreitet als technologisch überholt angesehen; in Zukunft können Marken in jeder angemessenen Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden, soweit die Darstellung die vom EuGH aufgestellten Kriterien erfüllt, nämlich, dass diese eindeutig, präzise, abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Die deutlichste Auswirkung dieser Änderung wird in der Anmeldung von Klangmarken durch die Vorlage von Klangdateien statt der Einreichung von Transkriptionen liegen.

Anpassungen zu Registrierungshindernissen

In ihrem ersten Vorschlag beabsichtigte die Europäische Kommission die Hindernisse für einen Markenschutz im Hinblick auf alle Sprachen anzuwenden; zum Beispiel hätte demnach das deutsche Wort “Matratzen” niemals für die Waren Matratzen registriert werden können, selbst wenn Deutsch von einem signifikanten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise nicht gesprochen wird. Dieser Vorschlag erhielt – meiner Meinung nach zu Unrecht, denn zumindest für beschreibende und generische Bezeichnungen hätte dies Berechtigung – breite Ablehnung und wurde im neuesten Text nicht berücksichtigt.

Die Beweislast für den Markeninhaber für den Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft (Verkehrsgeltung) eines beschreibenden, generischen oder anderweitig nicht unterscheidungskräftigen Zeichens wurde in einem gewissen Umfang entschärft; eine Marke kann in Zukunft auch verteidigt werden, wenn die Verkehrsgeltung erst für den Zeitpunkt nachgewiesen werden kann, zu dem die Marke mittels Löschungsantrag angegriffen wird. Dies entlastet den Markeninhaber vom Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt, was für ältere Marken eine praktische Belastung sein könnte.

Nach der derzeitigen Regelung ist nur die Monopolisierung von Merkmale der Waren durch die Eintragung ihrer Form vom Markenschutz ausgeschlossen; nach der neuen Regelung wird dies auch für andere Merkmale der Waren, nicht nur deren Form, gelten.

Schutzumfang

In seiner Rechtsprechung hielt der EuGH erst vor Kurzem fest, dass die Durchfuhr von Waren nicht gegen das Markenrecht verstößt, solange es sich um bloßen Transit handelt. Hierauf entstand eine heftige Diskussion, ob es sich dabei um einen adäquaten Standard für effektive Maßnahmen gegen Produktpiraterie handelt. Ein Kompromiss wurde schließlich darin gefunden, dass die Durchfuhr von Waren, die aus Drittländern kommen und identische (oder nicht zu unterscheidende) Marken tragen, vom Markeninhaber untersagt werden kann. Allerdings würde eine Zollanhaltung solcher Waren aufgehoben werden müssen, wenn bewiesen wird, dass sich der Markeninhaber gegen die Vermarktung der Waren in dem endgültigen Bestimmungsland nicht widersetzen kann.

Ein wichtiger Aspekt für die Durchsetzung von Markenrechten gegen Piraterie war, dass zB von den Waren, die – sofern sie einmal die Etiketten tragen – als Fälschung betrachtet werden würden, unabhängig versandte Etiketten nicht vom Zoll angehalten oder als Markenverletzung durchgesetzt werden konnten. In Zukunft wird der bloße Versand von zB Etiketten oder Verpackungen, die später auf gefälschten Waren angebracht werden, als einklagbare Markenverletzung angesehen werden.

Mangelnder ernsthafter Gebrauch – Zwischenrechte

Nach den neuen Regeln werden Inhaber von älteren Marken nur gegen kollidierende jüngere Marken vorgehen können, wenn die erforderliche ernsthafte Benutzung auch für den Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt nachgewiesen werden kann. Andernfalls wird der Inhaber der jüngeren Marke ein Zwischenrecht erlangen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Markeninhaber gut beraten sind, Benutzungsnachweise für jeden Zeitpunkt während der Schutzdauer der Marke aufzubewahren.

Verfahrensrechtliche Themen

Die Mitgliedstaaten sollen Verfahrensregeln für die Eintragung von Übertragungen, Pfandrechten, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und Lizenzen in ihren Markenregistern vorsehen. Dies gilt nicht nur für bereits registrierte Marken, sondern auch für anhängige Anmeldungen.

Widerspruchsverfahren sollen in allen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und auf alle in der Richtlinie vorgesehenen relativen Gründe gestützt werden können. “Effiziente und zügige” administrative Löschungsverfahren sollen bei allen Markenämtern zur Verfügung stehen (und nicht nur vor den Gerichten).

Die Mitgliedstaaten werden 36 Monate ab Inkrafttreten der Richtlinie Zeit haben, ihre nationalen Vorschriften anzupassen, sodass diese in Einklang mit der neuen Richtlinie sind.

Das EU-Markenrecht wird mit Anfang 2016 modernisiert. Mehrere neue materielle und verfahrensrechtliche Bestimmungen werden in den EU-Mitgliedstaaten einzuführen sein, was zu einer weitergehenden Harmonisierung führen wird.