IP, IT & Life Sciences

Protection of a Registered Trademark under Turkish Legislation

Registered trademark owners who qualify under the Turkish Trademark Decree, Law no. 556 may raise objections to attempts to register trademarks by other individuals. These objections can be made before the Turkish Patent Institute (“TPI“), based on absolute grounds, relative grounds and/or bad faith.

Registered trademark protection under Turkish law

According to article 3 of the Turkish Trademark Decree, Law no. 556 pertaining to the Protection of Trademarks (Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) (“Law“) the following persons are entitled to its protections:

(i) real or legal persons domiciled in Turkey;

(ii) real or legal persons conducting industrial or commercial activities in Turkey;

(iii) persons who have application rights within the terms of the Paris Convention on Protection of Patent Rights dated 20 March 1883 (“Paris Convention“), or the Incorporation Agreement of the World Trade Organisation dated 15 April 1994; or

(iv) nationals of a state which grants protection to Turkish nationals (as per the reciprocity principle).

Registered trademark owners who qualify under the Law may raise objections to attempts to register trademarks by other individuals. These objections can be made before the TPI, based on absolute grounds, relative grounds and/or bad faith.

Grounds for objection

A. Absolute grounds for refusal of registry of a trademark

Art 7 of the Law lists the absolute grounds justifying the absolute rejection of a trademark registration application by the Turkish Patent Institution (“TPI“).
In principle, absolute grounds are investigated and evaluated by TPI ex officio; and are listed explicitly under 11 titles, including but not limited to the following circumstances:

(i) trademarks identical or confusingly similar to a trademark registered earlier or with an earlier date of submission for registration regarding an identical or the same type of product or services;

(ii) trademarks which are of such a nature as to deceive the public;

(iii) trademarks which have not been authorised by their owners and well known marks according to art 6bis of the Paris Convention;

(iv) trademarks which contain religious symbols; and

(v) trademarks which are contrary to public policy and to accepted principles of morality.

In practice, the evaluation of whether a trademark is “well-known” or not, is highly controversial and is at the sole discretion of TPI and the Turkish Courts. No clear definition is available for “well-known” trademarks. As per court precedent and doctrine, the number of countries where a given trademark is registered, the economic value, recognition level of such trademark, survey results and so on, are basic indicators used to determine a “well-known” trademark.

Thus, registration of the Trademark with German, European and international authorities may be significant in determining if a Trademark is a “well-known trademark” or not.

B. Relative grounds for refusal for registration of a trademark

Art 8/1 states that trademarks may be refused for the following relative grounds if the objecting party can demonstrate that:

(i) it is identical to a trademark which was previously registered or previously was applied to be registered and covers the same products or services; or

(ii) it is identical or similar to a trademark which was previously registered or was previously submitted for registration and covers the same or similar products or services and creates a risk of confusion as a result.

It is noteworthy that the burden of proof is on the claimant and evidence as to the “confusion” criteria needs to be supported by strong evidence.

C. Bad faith

According to Art 35 of the Law, a trademark owner may also object to an application on the grounds of bad faith. Note that bad faith circumstances are not defined under the Law; but in several court precedents, reference has been made to Art 2 (the principle of bona fides) of the Turkish Civil Code.

According to court precedents, besides fraud and deception, if it is determined that the applicant knew or should have known about the existence of a particular trademark which is not registered in Turkey, it is generally considered that the applicant has acted in bad faith.

Additionally, depending on the circumstances, applications leading to unfair competition or unfair benefit arising from the popularity of a trademark may also be deemed to be bad faith by the court.

Protection of a registered trademark under Turkish law may be conducted based on absolute, relative and bad faith grounds.

Tescilli Markaların Türk Mevzuatı Kapsamında Korunması

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tescilli marka sahipleri kendi markalarına ilişkin tescil taleplerine karşı itirazda bulunabilirler. Bu itirazlar Türk Patent Enstitüsü (“TPE“) huzurunda mutlak sebeplere, nispi sebeplere ve/veya kötü niyete dayandırılarak yapılabilir.

Tescilli markaların Türk Hukuku kapsamında korunması

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK“) 3’üncü maddesi uyarınca aşağıda sayılan kişiler Kararname’nin korumasından faydalanacaktır:

(i) Türkiye sınırları içinde ikametgahı olan gerçek veya tüzel kişiler;

(ii) Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler;

(iii) 20 Mart 1883 tarihli Patent Haklarının Korunmasına İlişkin Paris Konvansiyonu (“Paris Konvansiyonu“) ya da 15 Nisan 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler; ya da

(iv) Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere koruma hakkı tanıyan yabancı devlet vatandaşları (karşılıklılık ilkesi uyarınca).

KHK uyarınca, tescilli marka sahipleri kendi markalarına ilişkin tescil talebinde bulunan başka gerçek ya da tüzel kişilere karşı itirazda bulunabilirler. Bu itirazlar TPE huzurunda mutlak veya nispi sebeplere ve/veya kötü niyete dayandırılarak yapılabilir.

İtiraz Sebepleri

A. Marka tescilinde mutlak ret sebepleri

KHK’nin 7’nci maddesi TPE’ye yapılan marka tescil başvurularında mutlak ret sebeplerini saymıştır.

Prensip olarak mutlak ret sebepleri TPE tarafından resen soruşturulup incelenmektedir. 11 başlık altında sayılan mutlak ret sebeplerinin bazıları aşağıda yazılanlarla sınırlı olmamaklar beraber şöyledir:

(i) aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar;

(ii) halkı yanıltacak nitelikte markalar;

(iii) Paris Konvansiyonu’nun 6’ncı maddesine göre yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve tanınmış markalar;

(iv) dini değerleri ve sembolleri içeren markalar ve

(v) kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Uygulamada, bir markanın “tanınmış” olup olmadığının değerlendirilmesi tartışmalı olup TPE ve Türk mahkemelerinin takdirine bırakılmıştır. “Tanınmış” marka için açık bir tanım bulunmamaktadır. Yerleşik içtihatlar ve doktrine göre bir markanın, tescilli olduğu ülke sayısı, ekonomik gücü, farklı ülkelerde tanınmışlık seviyesi, anket sonuçları gibi hususlar o markanın “tanınmış” olduğunu tespitte kullanılan en önemli bulgulardır.

Bu sebeple bir markanın Avrupa ve uluslararası kurumlar tarafından tescil edilmesi o markanın “tanınmış” olup olmadığının tespiti açısından önem teşkil etmektedir.

B. Marka tescilinde nispi ret sebepleri

KHK’nin 8/1’inci maddesi uyarınca markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

(i) tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa; ya da

(ii) tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise ve halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa.

Bu hallerde dikkat edilmesi gereken ispat yükünün iddia sahibine ait olduğu ve “karıştırma” kriterine kanıt oluşturacak delillerin kuvvetli deliller ile ispatlanması gerektiğidir.

C. Kötü Niyet

KHK’nin 35’inci maddesi uyarınca, bir marka sahibi tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığına dair itirazda da bulunabilir. Kötü niyet sayılabilecek haller KHK’de belirlenmemiştir; ancak yerleşik içtihatlarda bu hususa ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu’nun 2’nci maddesine (iyi niyet karinesi) atıfta bulunulmuştur.

Yerleşik içtihatlar uyarınca, hile ve aldatma dışında, marka başvurusunda bulunan şahsın başvurduğu marka Türkiye’de tescil edilmemiş olsa dahi, başvuranın o markanın varlığını bildiği ya da bilmesi gerektiği hallerde, başvuru sahibinin kötü niyet ile hareket ettiğinden bahsedilebilir.

Ayrıca, duruma bağlı olarak, bir markanın bilinirliği nedeni ile haksız rekabete ya da haksız menfaate yol açacak başvurular da mahkemeler tarafından kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilebilmektedir.

Türk Hukukunda tescilli bir markanın korunması mutlak ve/veya nispi sebeplerle ve/veya kötü niyete dayanmak suretiyle sağlanmaktadır.